달콤하고 고소한 허니버터아몬드, 다들 드셔보셨나요? 꿀벌과 버터, 아몬드 등으로 그려진 도형은 허니버터아몬드의 시그니쳐 상표이라고 할 수 있습니다. 누가봐도 노란색 봉지와 꿀벌모양만 보면 허니버터아몬드가 연상이 되기 때문이지요.
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1. 허니버터아몬드 탄생 배경
허니버터아몬드는 길림양행이 제조한 아몬드 제품입니다. 길림양행은 1982년 설립된 길상사를 모태로 아몬드를 유통하며 사업을 시작했는데. 당시 아몬드를 취급하는 회사는 길림양행이 유일했고 큰 수입은 아니었지만 그럭저럭 운영해 나가던 회사였습니다.
그런데 1990년대에 큰 기업들이 아몬드 사업에 뛰어들자 길림양행은 경영이 어려워 졌는데요, 그러던 중 길림양행 윤회장은 뇌졸중으로 쓰러지고 2006년경 윤 회장의 아들인 윤문현 대표가 불과 28세의 나이에 회사를 이어받았습니다.
윤 대표는 당시 100억이 넘는 빚과 직원들을 바라보며 착찹한 마음이었지만 PB유통시장을 기회로 삼아 재도약의 기회로 삼았습니다. 그러던 중 2014년 허니버터칩의 선풍적 인기를 보며 아몬드에 허니버터를 씌운 상품을 개발하였고 출시 첫 달에 매출 2억원을 달성하는 기적을 보였습니다.
현재는 와사비맛, 카라멜맛 등 소비자의 취향을 저격하는 여러 제품을 선보이며 2014년 매출액650억원에서 2018년 1400억원으로 증가할 정도로 매출이 급성장 했습니다.
참고로 '유퀴즈 온 더 블럭'에서 길림양행 윤문현 대표가 나온 편을 보았었는데, 회사와 직원을 살리기 위한 윤대표님의 노력이 너무도 뭉클하고 젊은 나이에 쓰러져 가는 회사를 회생시킨 열정과 능력이 존경스러울 정도였습니다.
2. 허니버터아몬드 상표를 둘러싼 상표권 분쟁
길림양행은 2015년 3월 12일 지정상품을 가공된 아몬드 등으로(상품분류번호 29)하여 특허청에 아래와 같은 상표를 출원했습니다. 출원한 상표는 꿀벌, 아몬드, 버터 등이 복합적으로 구성된 도형과 ‘허니버터아몬드‘, ‘HONEY BUTTER ALMOND’의 문자가 결합된 상표인데 출원과 같은 해인 2015년 10월 07일에 등록을 받았습니다.
그런데 견과류 제품으로 유명한 머거본은 2019.03.26. 길림양행의 허니버터아몬드의 상표가 식별력이 없어서 무효라는 주장을 하며 특허법원에 상표권 등록 무효소송을 제기 하였습니다. 그 이유는 머거본에서도 길림양행이 생산하고 있던 허니버터아몬드와 동일 명칭의 제품을 판매했기 때문인데 제품 포장지의 디자인도 매우 흡사했습니다. 하지만 허니버터아몬드의 상표권은 길림양행이 먼저 상표 출원을 했기 때문에 상표권 문제가 생길 것을 우려하여 선제적으로 상표권등록무효소송을 제기한 것으로 보입니다.
특허법원은 길림양행이 출원한 등록상표 중 문자부분인 허니버터아몬드는 단순히 원재료를 표시한 것이어서 식별력이 없지만 꿀벌과 아몬드 등이 결합한 그림은 충분히 식별력을 갖추었다며 머거본의 패소를 선고했습니다. 이에 머거본은 상고하여 해당 사건은 대법원으로 올라갔지만 대법원도 원심과 같이 길림양행의 손을 들어주었고 2020.05.14. 상고기각 판결을 내렸습니다.
3. 허니버터아몬드 사건에 대한 법원의 판결 (대법원 2019후11787)
대법원이 판시한 주요내용은 다음과 같습니다.
① 길림양행의 등록상표가 식별력이 없는 상표인지 여부
상표법에서는 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’ 는 상표등록을 받을 수 없는 상표로 정하고 있다. 즉 자기의 상품과 타인의 상품 사이의 출처를 식별할 수 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 뜻이다. 어떤 상표가 식별 없는 상표에 해당는지는 그 상표가 지니고 있는, 지정상품과의 관계와 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는데, 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상 특정인에게 그 상표를 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에 그 상표는 식별력이 없다. 따라서, 허니버터아몬드라는 문자부분은 식별력이 없는 반면에, 도형 부분은 식별력이 인정된다.
② 선사용상표(허니버터칩)가 저명상표에 해당하여 허니버터아몬드 상표가 무효인지 여부
선사용상표(허니버터칩)가 허니버터아몬드 상표 출원일을 기준으로 그 상표의 수요자 뿐만 아니라 일반 대중에게까지 알려지고 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기 어려우므로 허니버터아몬드의 등록무효사유는 없다.
4. 특허법원 및 대법원 판결의 시사점
특허법원 및 대법원은 위 판례에서 ① 상표의 식별력 ② 선사용상표라는 두가지 개념에 대해 판단을 했는데, 문자와 도형이 복합적으로 결합된 복합상표의 경우 문자부분의 식별력이 인정되지 않는다고 하여도 도형부분에서 식별력이 인정된다면 상표의 식별력이 있다고 보아 무효사유가 인정되지 않는다는 것과,
선사용상표가 있다고 하더라도 재판의 대상이 된 상표의 출원일을 기준으로 살폈을 때 이른바 저명상표라고 보기 어렵다면 선사용상표 침해에 기한 등록무효사유가 되지 않는다 라는 것입니다.
5. 상표권이란?
1) 상표권의 의의
상표란 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)을 말하며(제2조제1항제1호), 표장이란 ‘기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시’를 말합니다(제2조제1항제2호).
즉 상표란 자기의 상품을 타인의 상품과 식별하기 위해 만들어 진 것이므로 국기, 비방표현, 국가 및 공공단체, 외설적 표현, 저명한 타인의 성명 상호 등, 선등록상표와 동일 유사한 상표, 저명상표, 타인의 상품과 혼동을 일으킬만한 상표, 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만하는 상표 등은 상표 부등록 사유에 해당합니다.
2) 상표권의 존속기간
상표권은 등록에 의해 발생하고 그 존속기간은 상표권 등록일로부터 10년입니다. 또한 상표권은 갱신등록이 가능하여 10년씩 그 기간을 갱신할 수 있어서 실질적으로 반영구적인 효력이 있습니다.
3) 상표권 사용권제도
상표권을 사용하기 위해서는 특허권과 비슷하게 전용사용권, 통상사용권을 통해 사용할 수 있습니다.
전용사용권이란 타인에게 상표의 사용을 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것인 것, 전용사용권을 타인에게 부여하면 부여한 기간동안에는 상표권자 본인도 그 상표를 사용할 수 없습니다. 이 때 전용사용권은 등록해야 제3자에게 대항할 수 있습니다. 또한, 전용사용권자가 등록상표를 사용하는 때에는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시해야 합니다.
통상사용권이란 통상사용권 계약에서 정한 범위 내에서 지정상품에 대해 등록상표를 사용할 권리를 갖게 되는 것을 말합니다. 따라서 전용사용권과 달리 상표권자 본인도 상표 사용이 가능하고, 상표권자가 다수인에게 통상사용권을 부여하는 것도 가능합니다. 이 때 통상사용권자는 등록해야 제3자에게 대항할수 있으며 등록상표를 사용하는 때에는 상품에 자기의 성명 또는 명칭을 표시해야 합니다.
6. 상표권 침해 시 손해배상 및 처벌
1) 손해배상 청구
상표법 제109조는 상표권을 침해한 자에 대해 손해배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있습니다. 상표법 제110조는 타인의 상표권 침해에 대한 피해자의 입증을 완화하여 손해액을 추정하는 조항을 두고 있고, 상표법 제111조는 법정손해배상 청구를 규정하여 침해사실만 입증되면 구체적인 손해액의 입증 없이도 1억원(고의인 경우에는 3억원)이하의 범위내에서 손해배상을 청구할 수 있습니다.
2) 형사처벌
상표권을 침해한 자는 상표법 제230조에 의하여 7년 이하의 징역 또는 1억이하의 벌금에 처해집니다.
상표법 제230조(침해죄) 상표권 또는 전용사용권의 침해행위를 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
또한, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률로도 처벌이 가능하여, 국내에서 널리 인식된 타인의 상표와 동일 유사한 것을 사용하거나 상품을 판매 하여 타인이 등록한 상표의 식별력이나 명성을 손상시키는 등의 행위를 한 경우, 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
부정경쟁방지법 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “부정경쟁행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
가. 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기ㆍ포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(標識)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포(頒布) 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위
제18조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
1. 제2조제1호(아목 및 차목은 제외한다)에 따른 부정경쟁행위를 한 자
우리는 끊임없이 소비하며 살고 있기 때문에 매년 새로운 상품이 나오고 매년 하루에도 수도 없이 많은 상표들이 출원되고있습니다. 따라서 상표권 분쟁은 우리 생활에 떼려야 뗄 수 없는 일인 것이지요. 허니버터아몬드 뿐만 아니라 눈을 조금만 돌리면 우리가 알만한 상표권 분쟁 사건들이 많으니 한번씩 참고해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
이상 허니버터아몬드 사건으로 상표권에 대해 짤막하게 알아보았습니다.
* 해당 글은 글쓴이 개인의 의견이나 정보제공 목적으로 작성된 것으로 구체적인 사안에 대하여는 법률 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다.
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